美国专利商标局拟议修改期末放弃, 以促进创新和竞争
【导 读】
我们知道，禁止重复授权原则是各国专利法的一项基本原则，而美国的《美国法典》第35部分第101条同样规定：任何人如果发明或发现了任何新的且有用的方法、机器、制造品或物质的组合，或其任何新的且有用的改进，就可以获得一项专利。换句话说就是“一发明一专利”，这也就是禁止重复授权原则的正面表达。
近日，美国专利商标局【United States Patent and Trademark Office (USPTO)】于2024年05月09日发布了《拟议规则制定通知》（Notice of Proposed Rulemaking，简称“NPRM”），即为了避免或克服非法定重复授权的专利而提交的期末放弃（Terminal Disclaimer，简称TD），美国专利商标局对此又提出了新的规定。本文将简述美国重复授权及上述通知的具体内容，以供大家参考。
我们先来了解一下美国重复授权原则(double patenting) 及期末放弃（Terminal Disclaimer）：
重复授权原则
在美国专利法中，有两种类型的“重复授权”是禁止的。美国对于重复授权根据权利要求是否相同分为以下类型：
1、法定重复授权(statutory double patenting)，即在不同的专利申请中权利要求完全一致或基本一致并且具有相同保护范围，美国审查员会判定为法定重复授权，因为是基于明确的法条规定，故称之为依照法条禁止的重复授权并以此驳回。
2、非法定重复授权（non-statutory double patenting），即在不同的专利申请中权利要求所述的发明内容是显而易见的改进或变型的情况，也被称为“显而易见型重复授权”，美国审查员会以此驳回，因为此种情况基于判例而不是明确的法条，故称之为非法定重复授权，而基于此类情况，又可以进一步分为两种情况：
*临时性重复授权，即一个共同待决专利申请的权利要求对抗另一个共同待决专利申请的权利要求；
*非临时性重复授权，即在先专利的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求；
以上了解了重复授权原则之后，我们再了解一下什么是期末放弃：
期末放弃
期末放弃（Terminal Disclaimer，简称TD）是一种法律声明，当两个或多个专利申请或已授权专利之间存在明显性的时间重叠时，专利申请人可以通过提交期末放弃，即同意当前申请的专利保护期限与其在先申请的另一件专利保护期限相同，以克服审查员提出专利重复授权的问题。
在一些情况下，申请人可以通过递交期末放弃的方式来克服重复授权的问题，以便获得新的专利，那么期末放弃需要在什么时候提交呢？
一般期末放弃会运用在非法定重复授权的情形下，因为此类重复授权在实践中会比较常见，且往往是通过修改在后申请的权利要求，以及进行相应争辩或提交TD的方法用来克服重复授权问题。
在实践中提交TD通常是授权最快速的处理方式，为了避免专利权的保护期限被不恰当地延长，申请人通过同意当前专利申请（一般为在后申请）的保护期限与该同一申请人的另一件专利/申请（在先专利/申请）的保护期限相同，即放弃在后申请获得的“超期保护”，使得两件专利将在同一天失效。
那么，结合对重复授权和对期末放弃的了解，我们来看看这次美国专利商标局于2024年5月9日发布的拟对关于针对重复授权问题提交期末放弃（Terminal Disclaimer）的新规则：
美国《拟议规则制定通知》
根据美国法律规定，对于发明人、专利权人或共同研究人员在申请通过权利要求彼此之间只有轻微的差异（专利上无差别）多个专利时，美国专利商标局将会以“显而易见型重复授权专利”(也称为“非法定重复授权专利”)为由驳回这类权利要求，只有 (1) 当获取类似权利要求的做法不被用来延长专利独占期或（2）这些专利只有在被同一权利人拥有的时候才具有执行力，这样不会出现多个拥有这些专利的当事人，去骚扰涉嫌侵权人, 才会允许权利要求生效。
这两项条件的目的都是在激励创新的同时，为竞争者和公众提供更多的确定性。
该拟议规则是根据公众反馈制定的，拟增加第三个条件，通过降低针对同一发明的多项专利的有效性分别提出挑战的成本，以进一步促进创新与竞争。根据拟议的规则，为了克服重复授权的问题，专利权人需要同意，提交了期末放弃声明的专利，只有在没有通过一个或者多个期末放弃声明而与一个因现有技术而被认定为无效的专利相关联的条件下，则带有期末放弃声明的专利才可实施。
除了降低成本外，该拟议规则还将简化和加快专利纠纷的解决，缩小有效性问题，并为竞争对手和公众提供更大的确定性。该拟议规则具有前瞻性，将适用于在最终规则生效之日或之后提交的期末放弃声明。
美国专利商标局（USPTO）局长、商务部副部长Kathi Vidal对此表示：“我们在USPTO的使命是推动美国的创新和全球竞争力，造福所有美国人。”她补充道，“这项提议的规则是加强我们强大的知识产权系统的整体、周到且平衡的方法的一部分。我们必须坚定不移地激励和保护创新投资，这些投资推动了美国的领导地位，同时认识到适宜的变革可以创造效率，降低成本并促进竞争。”
公告的完整文本可以在联邦公报和USPTO的专利相关通知网页上查阅。可以在7月9日之前通过联邦电子规定制定网站进行提交，以确保意见被考虑。
这个拟议规则后续一旦生效，将对申请人产生很大的影响，申请人需要考量接续案的运用以及未来因重复授权被驳回的情况下，谨慎考虑提交期末放弃声明。
相关官方链接：
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/proposed-changes-terminal-disclaimer-practice-promote-innovation-and
