澳大利亚关于可专利主题的里程碑判例

作者:张晓明 博士
近日,澳大利亚联邦法院合议庭(Full Federal Court)就计算机实施发明专利性作出的关键判例,明确了电子游戏机(EGM,又称“老虎机”)相关发明的可专利性,同时为各类计算机实施发明的专利审查提供了重要指导。
- 当事人:原告为澳大利亚最大赌博设备制造商、全球游戏服务领军企业——Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd(以下简称“Aristocrat”);被告为澳大利亚专利局长(Commissioner of Patents)。
- 涉案发明:Aristocrat主张保护的是四项名为“提供特色游戏的系统与方法”(a system and method for providing a feature game)的创新专利,核心是“配置了新型游戏类型的常规电子游戏机”,即通过计算机技术实现游戏功能与硬件设备的结合。
- 前置争议:此前澳大利亚知识产权局(IP Australia)采用狭义、僵化的标准审查该类发明(类似美国《专利法》第101条引发的“抽象概念排除”争议),即便发明产生了切实技术成果,也常因被认定为“抽象概念”而难以通过专利性审查,Aristocrat因此提起上诉。
本案的核心争议围绕澳大利亚专利法中的“制造方式”(Manner of Manufacture,MoM)要件展开:
澳大利亚专利法未明确规定可专利主题范围,仅要求发明需符合1623年英国《垄断法规》(Statute of Monopolies)第6条定义的“制造方式”——这一要件需通过判例法解释。双方争议的核心是:Aristocrat主张的“带新型游戏的电子游戏机发明”是否属于“制造方式”,是否构成可专利主题。
联邦法院合议庭推翻了此前适用于计算机实施发明的“两步法”审查框架,恢复并细化了澳大利亚专利审查的长期核心原则,具体裁判要点如下:
1. 确立专利性核心判断标准
恢复“是否产生具有经济效用的人为创设状态”的长期原则:
法院明确,判断计算机实施发明是否可专利,关键在于区分两种情形:
- 不可专利:仅为“在计算机上操作的抽象概念”(如纯算法、无实际应用场景的逻辑规则);
- 可专利:“抽象概念通过计算机实施,且产生人为创设状态(artificial state of affairs)与有用成果(useful result)”——本案中,新型游戏与游戏机硬件结合产生的“玩家体验提升”“实际游戏功能落地”即符合该标准。
2. 明确“整体审查”原则,否定“拆解式审查”
法院强调,对发明的专利性评估必须立足于整体(assessed as a whole),不得在判断前将发明拆解为“创造性部分”与“非创造性部分”(如单独过滤掉“游戏机物理部件”等非创造性元素,仅审查“游戏逻辑”等新颖特征)。
本案中,法院明确要求“充分认可权利要求中的非创造性部分”(如游戏机的物理硬件),因发明的“人为创设状态”需依赖“游戏逻辑与硬件的相互作用”实现,单独拆分后无法体现发明的完整价值。
3. 认定涉案发明符合“制造方式”要件
法院最终判定:Aristocrat主张的“带新型游戏的电子游戏机发明”属于“制造方式”,具备可专利性。理由是该发明并非抽象的游戏规则,而是“通过游戏机硬件实现、与物理部件互动、为玩家带来实际体验提升”的具体技术方案,满足“人为创设状态+经济效用”的核心要求。
为支撑上述结论,法院重点分析了三项具体因素,为后续类似案件提供了明确的审查指引:
- “有用成果”的实际体现:涉案新型游戏类型对“玩家体验有显著提升”(significant enhancement of a player’s experience),并非无实际价值的逻辑构想,直接证明了“有用成果”的存在;
- 与物理载体的不可分割性:游戏中的“可配置符号”“特色游戏环节”与游戏机的“玩家界面”密不可分——这些功能需在游戏机中落地实施,且与硬件部件(如显示屏、操作按钮等)相互作用、高度依赖,排除了“纯抽象概念”的可能性;
- 非创造性部分的价值认可:明确“不能忽视权利要求中的非创造性元素”(如游戏机的物理部件),发明的专利性需结合“创造性功能”与“非创造性硬件载体”的整体效果判断,而非孤立审查某一环节。
笔者认为,该裁决标志着一项重要转变,强化了对计算机实施创新成果创造者的保护 —— 最终将惠及澳大利亚产业界及全球创新社群。
- 对创新主体的影响:为软件驱动技术(尤其是游戏设备、计算机控制设备)领域的创新者、企业降低了专利申请门槛——此前因澳大利亚专利局的狭义解释而受阻的计算机实施发明,如今可基于“整体评估+人为状态+有用成果”的标准更顺畅地申请专利,增强了企业对澳大利亚专利体系的信心,有助于将专利策略融入技术商业化。
- 对澳大利亚专利制度的影响:纠正了澳大利亚专利局此前“窄化可专利主题”的僵化审查实践,恢复了专利审查的“清晰度与一致性”,明确了“整体评估”“区分抽象概念与实际实施”的审查逻辑,为后续判例奠定了基础。
- 对行业的指导意义:虽存在上诉至澳大利亚高等法院(High Court)的可能性,但本案已被普遍视为未来计算机实施发明(包括游戏机发明、部分/全部由计算机实现的其他技术)专利性判断的“标杆案例”,将直接指导澳大利亚专利局的审查实践及企业的专利布局。
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